背景

568. 投訴人於二零零五年七月向商務及經濟發展局轄下的創科技署申請「專利申請資助計劃」(計劃)的資助,為公司的發明申請專利。

569. 雖然創科技署已委任香港生產力促進局(「促進局」)協助執行計劃,但創科技署仍負責申請的最後批核工作。 二 零 零 年 四月,創科技署拒絕投訴人的申請,原因是未能確定有關發明可獲取專利的成數。二零零年八月,投訴人向申訴專員投訴促進局和創科技署在處理其申請時行政失當。

570. 申訴專員初步調查後,並無發現任何證據顯示創科技署在監察計劃或處理投訴人的個案時行政失當。二零零七年五月,申 把上述結果通知投訴人。

571. 申訴專員應投訴人的要求進一步展開調查,以覆核個案。 二 零八年三月,申訴專員作出結論時指出,評審發明可獲取專利的成數,屬於專利法例及專利保護制度範疇的專業事務,並不屬於申訴專員監察行政措施的職權範圍。申訴專員決定維持其二零零七年五月的立場。

572. 二零零八年月二十四日及七月二十四日,投訴人提出的論點。申訴專員經充分考慮後,於二零零九年一月九日決定進行調查,進一步覆核投訴人個案。雖然評審發明可獲取專利的成數是專業事務,不屬申訴專員的職權範圍,但申訴專員於二 作出結論時指出: (a) 促進局作為創科技署的代表,未能妥善選擇最合適的專利當局評審投訴人的發明可獲取專利的成數; (b) 創科技署未能妥善監察促進局為投訴人個案選擇專利當局;以及(c) 投訴人個案無法證明促進局無法勝任執行計劃。

573. 申訴專員建議創科技署全面檢討計劃的運作。

574. 二零一零年九月二日,投訴人對上述調查結果表示不滿,並提出多個論點,要求再次覆核有關個案。

575. 申訴專員經仔細考慮後,決定再展開調查,就投訴人的個案進行第三次覆核。

申訴專員的觀察

投訴點 1):沒有告知專利當局,應據哪些條件來評審投訴人的發明可獲取專利的成數

576. 申訴專員同意,澳洲知識產權局是《專利合作條約》的成員,多年來一直按國際慣例提供專利檢索服務,因此促進局在要求澳洲知識產權局就計劃提供服務時,無須告知澳洲知識產權局有關創科技署為執行機構所發出的運作指引(創科技署指引)。

577. 雖然促進局沒有告知澳洲知識產權局有關創科技署指引所載的評審準則,但澳洲知識產權局評審員在二 給予投訴人的評語顯示,該評審員事實上已考慮並評審投訴人的發明在「穎性」及「創造性」方面的表現。澳知識產權局在二零零五年八月十九日的報告亦已列出先有技術文件,即似乎與投訴人的專利建議有所重疊的現有專利。從表面證據來看,澳洲知識產權局已符合創科技署有關評審投訴人發明的「穎性」及「創造性」的要求。申訴專員認為投訴點 1)不成立。 投訴點 2):堅持以一份有問題的專利檢索報告為基礎,向第三方徵詢有關發明可獲取專利的成數之意見

578. 申訴專員認為,促進局拒絕向另一個專利當局索取一份的檢索報告並非不合理。第三方專利代理人/律師的職責是就有關發明可獲取專利的成數進行獨立覆核,藉以檢視其提供的意見是否與初步檢索報告的結果不同。索取一份的檢索報告並不能更有效地達到這個目的。申訴專員認為投訴點 2)不成立。 投訴點 3):沒有告知投訴人,在評審「專利申請資助劃」的申請時所據的真正則

579. 申訴專員注意到,計劃申請表只就專利檢索及技術評審的實際內容作簡單說明。申訴專員曾兩度向創科技署查詢指,引用詮釋專利要求的原則來界定專利要求內某項發明的必要特徵,是否對評審有關發明可獲取專利的成數很重要,儘管有關定義本身是否清晰並非計劃的評審準則。不過,申訴專員認為創科技署並向其提供直接明確的答覆。申訴專員認為,雖然專利檢索及註冊工作或許十分技術性,要不同持份者(如科學家、律師甚或工業家)提供專業意見,但促進局作為計劃的執行機構,應可就可能影響專利檢索及技術評審結果的因素提供一般的意見。

580. 事實上,就投訴人的個案而言,澳洲知識產權局的評審員已重複提及詮釋專利要求的重要性。澳洲知識產權局的評語顯示,一般而言,申請人能否按《專利合作條約國際檢索及初步評審指引》(《專利合作條約指引》)妥善詮釋其專利要求,對檢索工作(以其專利要求作為基礎)能準確反映有關發明可獲取專利的成數十分重要。 申 員認為投訴點 3)部分成立。 投訴點 4):要求投訴人就一份專利檢索報告作出回應,而該報告卻沒有載列評審人員的評語

581. 儘管澳洲知識產權局的報告並無詳述評審員的評語,但卻列出認為與投訴人的專利要求相關的七份先有技術文件所載的有關段落及圖表。申訴專員認為,該等詳情是否足以令申請人區別其發明與先有技術的不同處,須視乎個別情況而定。不過,投訴人其後與澳洲知識產權局的通信顯示,詮釋專利要求亦是問題所在。如該等評語已納入原來的報告,投訴人應已能列出相異之處,並能更準確地修訂其專利建議。申訴專員認為投訴點 4)部分成立。 投訴點 5):專利檢索及技術評審的收費政策不清晰,而向申請人提供的資料也沒有充分說明各項不同收費

582. 申訴專員已獲創科技署澄清,投訴人事實上須支付3,000 作為評審總結階段的初步按金,當中包括進行受讓人檢索、訂購專利文獻和寫評審報告所的費用。此外,投訴人須就澳洲知識產權局的檢索報告支付 7,500元,並就第三方意見支付 3,800元。

583. 另外,如投訴人就計劃提出的申請最終獲創科技署批准,投訴人須向促進局支付一筆行政費,金額相當於專利申請所涉費用總額約 20%。

584. 不過,申訴專員注意到以下情況: (a) 創科技署指引第七項訂明,「執行機構只應向申請人徵收與審核申請有關的直接實付費用(例如專利檢索,如適用的話)。為免生疑問,申請人不應被徵收審核期間的會面費、處理費及諮詢費」; (b) 申請表的聲明部分提及申請人須支付 3,000元按金,以進行費用為 3,000元至 7,500元不等的專利檢索及技術評審。不過,申請表卻沒有詳述專利檢索及技術評審實際上涉及的程序; (c) 聲明部分亦提及如就計劃提出的申請獲創科技署批准,須向促進局支付一筆行政費; (d) 促進局於二零零五年七月二十二日信要求投訴人支付7,500元,用以索取澳洲知識產權局的檢索報告。信中沒有提供有關專利檢索及技術評審程序的詳情;以及(e) 關於投訴人詢問為何申請人須支付 3,000元行政費一事,創科技署於二零零五年八月四日解釋,投訴人已支付的3,000元按金是用於專利檢索及技術評審,包括專利檢索、受讓人檢索、訂購專利文獻、提供可獲取專利成數的意見,以及寫評審報告,但不包括行政費。行政費無須預繳,只會在就計劃提出的申請最終獲創科技署批准後,才由促進局徵收。

585. 上述各點顯示,創科技署指引、計劃申請表及促進局致投訴人的信件,均未能清楚說明專利檢索及技術評審所涉及的程序、實際上哪些開支會被列為實付開支,以及 3,000元按金實際上用於進行受讓人檢索、訂購專利文獻及寫評審報告。創科技署指引第七項所述的「處理費」意指不明。此外,亦難以理解為何創科技署於二 五年八月四日致投訴人的信件中提及「專利檢索」及「提供可獲取專利成數的意見」是屬於按金的部分用途。申訴專員認為,由於向投訴人提供的資料含糊混亂,因此投訴點 5)成立。 投訴點 6):在產生費用之前沒有先徵求投訴人的同意

586. 申訴專員注意到,促進局在進行專利檢索或徵詢第三方意見前,會發信通知申請人有關服務的收費,並要求申請人把回條交回以示同意。不過,促進局向申請人徵收進行受讓人檢索、訂購專利文獻和寫評審報告的費用前,卻沒有索取類似的同意書。申請人所繳付的 3,000元初步按金會用以支付該等開支。創科技署或促進局向申請人提供的資料中,並無顯示有關按金會用於此用途。

587. 此外,申訴專員發現,促進局就處理中及已撤回的申請向創科技署提交的每月及半年度摘要報告,並無顯示每宗個案的實際金額。儘管未能獲批的申請不涉及計劃的資助,這些個案的申請人仍會合理地期望,創科技署會監察他們已向促進局支付的申請處理費。 因此,申訴專員認為,創科技署只監察獲批個案申請人所付的費用及按金的做法未如理想。申訴專員認為投訴點 6)部分成立。 投訴點 7):儘管投訴人已就有關服務存入足夠按金,仍要求投訴人繳付向第三方徵詢可獲取專利的成數之意見而引致的費用

588. 由於按金實際上用於評審總結階段,涵蓋進行受讓人檢索、訂購專利文獻和寫評審報告的費用,申訴專員認為,促進局使用投訴人所付的按金來抵銷用以徵詢第三方意見的部分費用,做法並不恰當。促進局的做法,會令投訴人感到混淆。投訴人如欲徵詢第三方意見,促進局應堅持要求投訴人支付 3,800元。

589. 至於投訴人聲稱促進局於二零零年三月九日要求其就第三方意見重覆支付費用一事,申訴專員注意到有關信件只是要求投訴人確認同意支付 3,800元。有關信件與二零零五年十月十四日的信件不同,並無要求投訴人支付費用,因此並不涉及雙重收費的問題。

590. 申訴專員認為投訴點 7)不成立,但機構另有失當之處。 投訴點 8):延誤向第三方徵詢可獲取專利的成數之意見

591. 申訴專員認為,促進局是由於投訴人不同意該局以澳洲知識產權局的檢索報告為基礎求第三方意見而暫停行動。事實上,促進局並非等待澳洲知識產權局覆檢其檢索報告的結果。

592. 雖然如此,促進局仍有一段長時間(幾乎四個月)沒有採取行動。促進局應些聯絡投訴人以打破僵局。申訴專員認為投訴點 8)部分成立。 投訴點 9):沒有告知投訴人,關於第三方於提供可獲取專利的成數之意見時所據的評審則

593. 申訴專員認為,由於投訴人心存疑慮,並反對使用檢索報告作為徵詢第三方意見的基礎,因此當促進局向投訴人提出徵詢第三方意見時,如創科技署能向投訴人進一步解釋事件,應可對投訴人有所幫助。申訴專員認為投訴點 9)部分成立。 投訴點 10):向投訴人提出豁免專利當局收取的檢索費,做法不妥當

594. 申訴專員已審閱有關記錄。顯然,促進局在提出豁免澳洲知識產權局收取的檢索費時,並不知悉澳洲知識產權局同意退回專利檢索費。申訴專員認為,促進局只是出於好意及為方便進一步處理申請而提出豁免檢索費。

595. 雖然如此,促進局似乎純粹是以酌情方式提出豁免檢索費,且並無參考任何指引或準則,這種做法在會計角度來看未免有欠妥當。申訴專員認為投訴點 10)部分成立。 投訴點 11):不准投訴人自行聘用律師提供可獲取專利的成數之意見

596. 申訴專員並無理由懷疑促進局在選擇律師提供第三方意見時的中立性。然而,由於律師費最終須由投訴人支付,因此在選擇律師時諮詢投訴人的意見方為合適。申訴專員注意到,由二 開始,促進局已要求申請人指明其選擇提供第三方意見的專利律師/代理人。如果該等律師/代理人具備所資格,促進局會要求他們提供報價。申訴專員認為這是正確的一步。申訴專員認為投訴點 11)部分成立。 投訴點 12):缺乏適當措施,以監控專利檢索報告的效力及質素

597. 申訴專員認為,投訴人作為計劃的申請人,特別對澳洲知識產權局的商業檢索報告的效力及質素,以及創科技署及促進局的一般質量控制措施表示疑問,亦屬合理。雖然徵詢第三方意見可能是有效的質量控制措施,但費用須由申請人支付。申訴專員認為投訴點 12)部分成立。 投訴點 13):所選擇的專利當局不利於投訴人的申請

598. 由於欠缺獨立證據,申訴專員未能確定投訴人與促進局員工於二零零五年七月十五日的對話詳情。無論如何,投訴人確曾在計劃申請表中表明首選向「中國」提交專利註冊申請,其次才向「全球」提交申請。然而,促進局卻提出向澳洲知識產權局而非內地的國家知識產權局索取專利檢索報告。如使用國家知識產權局的服務,並由投訴人提供中文翻,投訴人實際須承擔的開支會較低,而事實上,國家知識產權局的中國專利註冊記錄較澳洲知識產權局等其他專利當局檢索的國際數據庫的記錄更,因此亦應更準確。因此,使用國家知識產權局的服務對投訴人的個案較為有利。申訴專員認為投訴點(13)成立。 投訴點 14):缺乏處理專利申請及專利法例相關事宜所需的專業資格

599. 政府在委任促進局為計劃的執行機構前,顯然已諮詢業界並檢視該局的背景及服務。申訴專員認為投訴點 14)不成立。

當局的回應

600. 創科技署已接納申訴專員的九項建議,並已採取下述措施。 投訴點 3)

601. 促進局自二零一一年十月起,已增加向計劃申請人所發出的標準函件的內容,加入了有關專利註冊事宜及計劃申請程序的補充資料。局方亦已相應更其網站的答問資料。 投訴點 4)

602. 促進局已於二零一一年七月要求內地的國家知識產權局(即計劃的大部分申請人指定的專利當局),在檢索報告中加入重要的觀察。自那時起,國家知識產權局提供的所有檢索報告均已載有詳細的評語。

603. 促進局亦曾按一名計劃申請人的提名,要求瑞典專利註冊局提供檢索報告樣本供申請人參考。樣本載有「對所引用文獻的說明及評語」。不過,該項檢索最終沒有進行,原因是該名計劃申請人認為瑞典專利註冊局的收費過。

604. 促進局日後會繼續要求其他獲計劃申請人指定提供檢索報告的專利當局,在檢索報告中提供詳細的評語。 投訴點 5)

605. 創科技署指引及計劃申請表由二零一一年十月起已更。

606. 促進局亦已相應更向計劃申請人發出的標準報價信。由二零一一年月起,促進局已公布計劃下的各項收費 (包括說明收取按金的目的),這些資料亦已上載於該局的網站及載列於計劃申請表及相關文件。促進局會在費用產生之前,繼續以書面徵求計劃申請人的同意。 投訴點 6)

607. 由二零一一年月起,促進局向創科技署提交的每月報告已擴充內容,就處理中及未能獲批的申請(包括主動撤回的申請),提供所有申請人所付按金及費用的最資料。 投訴點 7)

608. 促進局已檢討有關程序,並決定日後計劃申請人支付的按金不會用作抵銷徵求第三方意見的開支。促進局已增加其網站的答問資料,及向計劃申請人所發出標準函件的內容,以提供更多有關收取按金的目的及申請程序所費用的資料。 投訴點 8)

609. 促進局已提醒相關員工須更積極主動地與計劃申請人保持有效聯,並已設立「按時呈閱」制度以監察處理中的申請。促進局會每半年向員工重傳閱有關備忘。 投訴點 10)

610. 促進局已進行檢討,並決定日後不會向計劃申請人提出費用豁免。因此,促進局及創科技署無須就此制訂指引及程序。 投訴點 11)

611. 促進局已修訂其網站的答問資料及向計劃申請人所發出的標準報價信,以說明就專利檢索報告的不利結果徵詢第三方意見的目的及程序等事宜。 投訴點 12)

612. 促進局會繼續在項目檔案及計劃的資訊系統,記錄與申請人會面及聯時所提出的重要事項(例如所的跟進行動)。促進局會每半年向相關員工重傳閱有關備忘。